Юридические услуги, адвокат, закон, юрист, суд, консультация, развод

ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ РФ В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ

Высший Арбитражный Суд РФ

Постановление от 05.03.2002 N 4193/01

 

┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│   Состав суда   │          Стороны и их представители          │

├─────────────────┼───────────────────────┬──────────────────────┤

│Президиум ВАС РФ │Истец:                 │Ответчик:             │

│                 │ООО "Нью-Йорк Пицца"   │Индивидуальный        │

│                 │                       │предприниматель Киреев│

└─────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

 

Обстоятельства дела

 

 

 

Начиная с 1997 года индивидуальный предприниматель Киреев, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, использовал в принадлежащем ему ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях, меню, на визитных карточках, форменной одежде работников обозначения "Нью-Йорк Пицца", "New York Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza".

В 1999 году было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Нью-Йорк Пицца" с сокращенным фирменным наименованием ООО "Нью-Йорк Пицца" и "New York Pizza Co. Ltd.". В качестве предметов деятельности общества были указаны, помимо прочего, организация и эксплуатация сети пунктов общественного питания.

Данное ООО посчитало использование индивидуальным предпринимателем вышеназванных обозначений нарушением его исключительного права на фирменное наименование, так как используемые обозначения тождественны или сходны до степени смешения с фирменным наименованием ООО, и обратилось в арбитражный суд с иском о запрете предпринимателю использовать в своей деятельности обозначения "Нью-Йорк Пицца", "New York Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza".

Суд первой инстанции согласился с доводами о незаконном использовании так называемой вспомогательной части фирменного наименования, признал использование индивидуальным предпринимателем указанных обозначений нарушением исключительного права на фирменное наименование.

Президиум ВАС встал на защиту обозначения, используемого индивидуальным предпринимателем, и отменил решение суда первой инстанции, а дело направил на новое рассмотрение. В Постановлении Президиума указывается, что спор вызван столкновением фирменного наименования и используемого предпринимателем в своей деятельности обозначения, поэтому суд должен оценить не только степень сходства обозначений, но и одновременно сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), исследовать вопрос о реальном смешении услуг спорящих сторон, учесть то обстоятельство, что предприниматель использовал спорные обозначения задолго до регистрации истца.

 

Резолюция

 

Решение суда первой инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

 

Комментарий

 

В практике арбитражных судов возникла интересная проблема, связанная с рассмотрением споров о так называемых коммерческих обозначениях. Вопрос о коммерческих обозначениях, их понятии, месте среди других средств индивидуализации, объеме охраны коммерческих обозначений до сих пор остается мало изученным в российской правовой доктрине. Вместе с тем за последнее время в арбитражных судах рассматривалось сразу несколько дел, в которых судам необходимо было решать конкретные споры, связанные с коммерческими обозначениями. 05.03.2002 Президиум ВАС в Постановлении N 4193/01 встал на защиту коммерческого обозначения и дал ответ на некоторые наиболее важные вопросы об охране коммерческих обозначений.

Сложность рассматриваемого дела состоит в том, что российское законодательство не содержит развернутого правового режима охраны обозначений, используемых в коммерческом обороте, но не зарегистрированных в качестве товарного знака или фирменного наименования. Статья 138 ГК не упоминает среди охраняемых средств индивидуализации коммерческие обозначения. Однако упоминание коммерческого обозначения мы находим в главе 54 ГК о договоре коммерческой концессии.

Согласно статье 1027 ГК по этому договору можно передать исключительные права, в том числе и права на коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения в данной статье ГК не раскрывается.

Ситуация может стать еще более запутанной, если вспомнить о том, что в коммерческом обороте юридические лица выступают под своим фирменным наименованием (его статус урегулирован законодательством), а индивидуальные предприниматели - под своим собственным именем. Кто же тогда может индивидуализировать себя на рынке с помощью коммерческих обозначений, которые не являются ни фирменным наименованием юридического лица, ни именем физического лица-предпринимателя? Может ли индивидуальный предприниматель без образования юридического лица выступать в гражданском обороте под обозначением иным, чем свое имя? Охранять ли обозначения иностранных компаний, которые не имеют зарегистрированных фирменных наименований или товарных знаков в России, однако индивидуализируют себя на российском рынке посредством таких обозначений? Очевидно, что российское законодательство не может пока дать четкого ответа на поставленные вопросы.

В данном случае ясность могут внести международное право и накопленный международный опыт по охране коммерческих обозначений. Как известно, признание и защита коммерческих обозначений закрепляются в целом ряде международных документов: в Уставе Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 года (статья 2), Докладе ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности в Интернете 2001 года <*>, а также в Парижской конвенции по вопросам промышленной собственности, принятой еще в 19 веке (статьи 1 и 8). Следует отметить, что в русском переводе данные статьи содержат указание на то, что защите подлежат фирменные наименования. Данный перевод является не вполне корректным с учетом того значения термина "фирменное наименование", которое по целому ряду причин сложилось в российском гражданском праве. Во-первых, потому что один и тот же английский термин "trade name" в Парижской конвенции переведен как "фирменное наименование", а в Уставе ВОИС - как "коммерческое обозначение". Чем вызван разный перевод одного и того же термина, неясно. Во-вторых, потому что для фирменного наименования в международных документах предусмотрено использование другого понятия - "firm name". В-третьих, уже из самого текста и смысла статьи 8 Парижской конвенции следует, что речь идет не о фирменном наименовании в его понимании по российскому праву, а о коммерческом обозначении. Иначе невозможно объяснить, как фирменное наименование может защищаться "независимо от своей регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака". Названия коммерческих организаций обязательно регистрируются в соответствующих реестрах (в том числе и в России), и они всегда были независимы от товарных знаков. Трудно представить себе, чтобы юридическое лицо не могло защитить свое фирменное наименование только потому, что оно не является частью его товарного знака.

--------------------------------

<*> Second WIPO Report of the Internet Domain Name Process, http://wipo2.wipo.int.

 

В соответствии с международным правом под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (юридическим или физическим лицом) для обозначения себя на рынке, и для отличия от других предприятий оно должно обладать отличительной способностью. Аналогичное толкование мы находим и в авторитетном комментарии к Парижской конвенции по охране промышленной собственности <*>. Таким образом, коммерческое обозначение является средством индивидуализации.

--------------------------------

<*> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. Москва, 1977. С. 33, 152 - 154.

 

Предприятие может впоследствии зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака или фирменного наименования или их части, после чего оно получит самостоятельную защиту, но уже в качестве товарного знака или фирменного наименования соответственно. На практике так очень часто и получается. Считается, что защита фирменного наименования или товарного знака сильнее и эффективнее, чем защита коммерческого обозначения ввиду обязательной регистрации фирменных наименований и товарных знаков, а также наличия специального и детального регулирования охраны данных средств индивидуализации. Примером того, как коммерческие обозначения регистрировались и получали специальную защиту, могут служить обозначения Siemens, Philips, Ford, фабрика "Парижская коммуна" и др.

В чем же состоит отличие коммерческого обозначения от товарного знака и фирменного наименования? Исходя из данного выше определения, коммерческое обозначение используется в отношении организации, которая может и не быть юридическим лицом. Организация может принадлежать физическому лицу. Также не исключена ситуация, когда у одного юридического лица несколько организаций (заводов, фабрик), каждая из которых обладает своим коммерческим обозначением. В свою очередь, фирменное наименование индивидуализирует только конкретное юридическое лицо. Кроме этого, фирменное наименование подлежит государственной регистрации, и в соответствии с требованиями российского гражданского законодательства оно должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица. Такого рода требований к коммерческому обозначению не предъявляется, о чем речь идет ниже.

Что касается отличия коммерческого обозначения от товарного знака, можно отметить следующее основное различие. Товарный знак используется для индивидуализации товаров и услуг, а не организации, производящей эти товары и услуги. Сразу несколько юридических лиц, организаций с разными коммерческими обозначениями и фирменными наименованиями могут вполне легально предлагать товары и услуги на рынке под одним товарным знаком. Наглядным примером этого могут служить транснациональные компании, которые выпускают свою продукцию по всему миру на разных организациях, принадлежащих отдельным юридическим лицам (корпорации Coca-cola, Colgate, Danon, Kodak, Proctor and Gamble и иные). При этом в одной стране могут действовать сразу несколько таких организаций - юридических лиц.

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что перечисленные средства индивидуализации во многом выполняют схожие функции, которые в конечном итоге позволяют отличить организации, продукты, деятельность конкурентов на рынке. Данные средства индивидуализации тесным образом взаимосвязаны. Это проявляется, в частности, в том, что одно и то же обозначение может быть и товарным знаком, и коммерческим обозначением, а также входить в состав фирменного наименования. Тем не менее каждое из перечисленных средств делает акцент на каком-то определенном аспекте, служащим целям индивидуализации. Для коммерческого обозначения таковым является организация.

Можно сделать общий вывод о том, что коммерческое обозначение является самостоятельным средством индивидуализации, отличным от фирменных наименований и товарных знаков и выполняющим свои специфические функции.

Согласно международно-правовым нормам государства обязаны обеспечить, чтобы: а) тому, кто добросовестно пользуется коммерческим обозначением, предоставлялась защита независимо от государственной регистрации коммерческого обозначения и независимо от того, является ли оно частью товарного знака (статья 8 Парижской конвенции); б) в сфере использования коммерческих обозначений пресекалась недобросовестная конкуренция (статья 10 бис Парижской конвенции).

В свете вышесказанного становится понятным, что коммерческие обозначения могут использоваться как самостоятельное средство индивидуализации без государственной регистрации как юридическими, так и физическими лицами, российскими и иностранными лицами.

Данная возможность особенно актуальна для субъектов малого бизнеса, которые нуждаются в средстве индивидуализации на рынке, но в некоторых случаях по законодательству не могут иметь фирменного наименования (индивидуальные предприниматели без образования юридического лица), а регистрация товарного знака для них является зачастую сложной и дорогостоящей процедурой. Поэтому использование коммерческих обозначений, принимая во внимание отсутствие строгих формальных требований к их содержанию и государственной регистрации, и в то же время возможность защищаться от недобросовестных конкурентов являются для малого бизнеса оптимальным вариантом.

Рассмотрев режим охраны коммерческого обозначения согласно международным нормам, вернемся к Постановлению Президиума ВАС РФ N 4193/01. Из данного Постановления видно, что высшая судебная инстанция встала на защиту коммерческого обозначения, которое использовалось индивидуальным предпринимателем. Можно сказать, что Президиум ВАС РФ выбрал именно тот путь, который принят в международной практике и который, кстати, действовал в России еще в начале 20 века. Так, в частности, согласно Положению о фирме (утв. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 17.08.1927) право на фирму могло принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, возникало с момента, когда фактически началось пользование фирмой, право на фирму существовало независимо от ее регистрации.

Из анализа данного Постановления Президиума ВАС РФ следует принципиальный вывод о том, что предприниматель мог использовать вышеназванные коммерческие обозначения в своей коммерческой деятельности независимо от их государственной регистрации. Он мог использовать указанные коммерческие обозначения независимо от регистрации практически аналогичного фирменного наименования другим лицом при соблюдении некоторых условий, в частности: 1) предприниматель использовал коммерческие обозначения до регистрации другого средства индивидуализации; 2) при использовании сходных коммерческого обозначения и фирменного наименования сфера фактической деятельности сторон (деловая и территориальная) не совпадала, иными словами, стороны действовали на разных территориальных или деловых рынках; 3) предприниматель не допускал каких-либо актов недобросовестной конкуренции, не вводил в заблуждение потребителей, например, относительно того, какое лицо оказывает им услуги.

Представляется, что названные в Постановлении Президиума критерии будут действовать и в случае столкновения коммерческого обозначения и товарного знака.

 

Заключение

 

В отсутствие развернутого правового регулирования коммерческих обозначений в Российской Федерации в первую очередь следует руководствоваться международно-правовыми нормами, а также применять законодательство Российской Федерации, регулирующее сходные вопросы, по аналогии. Возможно, что по мере развития судебной практики по разрешению споров, связанных с коммерческими обозначениями, пробелы могут эффективно восполняться судебными прецедентами, такими, как Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 4193/01.

 

Позвоните нам:

(495) 943-93-57
(901) 593-93-57

Или задайте вопрос

...

Последние новости

Счетчики

 
 
You are here: